Testata iscritta al tribunale di Roma n. 129/2012 del 3/5/2012. ISSN: 2280-4188

Il Documento Digitale

CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO ON-LINE E COMPETENZA TERRITORIALE

di Claudio Cazzolla

Tribunale di Torino, Ordinanza del 16/01/2016
In tema di contraffazione di marchio posta in essere tramite un sito web, l’art. 120 del C.P.I. non può consentire l’instaurazione del relativo procedimento giurisdizionale presso qualsiasi foro nazionale alla luce della a-territorialità di Internet, ma, per dare certezza e prevedibilità alla regola, va interpretato nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame.


Il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata per le Imprese – con la decisione in commento fornisce un chiaro contributo utile ai fini della individuazione del foro competente in caso di commercio on line di prodotti contraffatti. La decisione è importante anche perché si discosta, ragionevolmente, da uno specifico orientamento di merito maturato sul punto. È accaduto che una società con sede in New York (società A) citava innanzi al Tribunale di Torino una società con sede in Sicilia (società B) che si occupa della vendita anche in internet di prodotti da regalo, orologeria, bigiotteria e affini. La società ricorrente sosteneva che la società B faceva uso di un marchio simile a quello da essa registrato, fonte di confusione per i consumatori, perciò chiedeva che il Tribunale ordinasse alla società B il divieto di utilizzare il predetto marchio come segno distintivo. La difesa della società B si basava preliminarmente sull’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino e indicava, invece, come Autorità competente il Tribunale di Catania; nel merito contestava la stessa attività di contraffazione e la possibilità di confusione dei prodotti venduti dalle due società.

Opportunamente bisogna prima chiarire come la società ricorrente abbia scelto proprio il Tribunale di Torino come sede della controversia. A tal fine, la società A faceva partire da Torino un ordine di acquisto di una collana nei confronti della società B, la quale consegnava tale collana sempre a Torino. Da qui, secondo la tesi della ricorrente, essendo di fronte ad un acquisto avvenuto in internet, si doveva, ai sensi dell’art. 120 c.p.i., considerare Torino come luogo di commissione del fatto (locus commissi delicti), perché proprio a Torino aveva avuto luogo un atto di contraffazione. La società A richiamava a sostegno della propria scelta, la giurisprudenza secondo cui la responsabilità da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica; sosteneva che tale luogo, nel caso di contraffazione di marchio realizzata tramite internet, coincide con tutti i luoghi in cui si è verificata una turbativa del mercato in ragione della contemporanea offerta sia dei prodotti che godono di privativa sia di quelli contraffatti (T. Milano 15 giugno 2011; T. Torino 2 gennaio 2002). Il criterio di collegamento affermato dalla società ricorrente era dunque quello del luogo in cui si era verificata quella “alterazione del mercato” determinata dalla messa in vendita del prodotto asseritamente contraffatto. La società A, sosteneva anche che, quando la contraffazione avvenga tramite internet, si verifica un “evento dannoso a raggiera e contestuale”, per cui la violazione si realizza istantaneamente in tutto il territorio nazionale, e ciò assume rilievo anche ai fini della competenza.

L’art. 120, 6° comma c.p.i. fissa un criterio di competenza speciale rispetto ai generali criteri del codice di rito, prevedendo che “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”.
Tuttavia, aggiunge il Tribunale, anche se il concetto di “commissione del fatto” viene interpretato con larghezza da una parte della giurisprudenza, che lo riferisce non solo al luogo della condotta, ma anche a quello (o a quelli) in cui si producono gli effetti pregiudizievoli di tale condotta e, segnatamente, al luogo in cui ha sede il soggetto colpito dall’attività contraffattiva, va comunque rilevato che la regola di competenza speciale prevista dall’art. 120 c.p.i. (in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto) trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il luogo individuato da tale regola. Questo dato è stato messo in luce dalla Suprema Corte con riferimento alla competenza prevista dall’art. 5 punto 3 del Reg. CE 44/2001 (luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire).

La Cassazione ha infatti rilevato che “in materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria”; ed ha aggiunto che “l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne, sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, davanti ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi” (Cass. S.U. 2700/2013).
Ora, il “luogo in cui i fatti sono stati commessi” – di cui al citato art. 120 c.p.i. – può essere individuato tanto in quello in cui è stata posta in essere la condotta, quanto in quello in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli della condotta stessa. Ma la norma va pur sempre interpretata in modo da conservare una ragion d’essere al criterio di deroga della competenza; in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l’incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali.

 

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